Dr. Matthias Brandi-Dohrn, Rechtsanwalt

I. Historische Entwicklung

II. Art. 28 TRIPS - § 9 PatG - Art. 25 GPÜ - Texte

III. Die einzelnen Verletzungshandlungen

1. Herstellen

a) Teilherstellung
b) Vorbereitungshandlungen
c) Herstellenlassen
d) Reparatur, Umbau

2. Gebrauch, Anwendung eines Verfahrens

a) Gebrauchen im privaten Bereich
b) Gebrauchen von Sachgesamtheiten mit verletzenden Einzelteilen
c) Anwendung eines Verfahrens

3. Verkauf - Inverkehrbringen

a) Lieferungen im Konzern
b) Export - Durchfuhr
c) Import

4. Anbieten zum Verkauf - Feilhalten

a) Bei Erzeugnispatenten
b) Bei Verfahrenspatenten
c) Feilhalten zum Erwerb im patentfreien Ausland oder nach Patentablauf

5. Besitzen

6. Unmittelbar hergestellte Verfahrenserzeugnisse

a) Erzeugnis
b) Unmittelbar
c) Erzeugnis des Verfahrens

7. Mittelbare Patentverletzung

a) Jedem Dritten verboten
b) Mittel anzubieten oder zu liefern
c) Ohne Zustimmung des Patentinhabers an nichtberechtigte Personen
d) Die Mittel müssen sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen.
e) Lieferung oder Angebot müssen im Inland zur Benutzung im Inland erfolgen. f) Das Mittel muß geeignet und bestimmt sein für die Benutzung der Erfindung.
g) Allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse

IV. Einschränkungen - Art. 30 TRIPS

1. Allgemeine Einschränkungen § 11 PatG (Art. 31 GPÜ 1975 = Art. 27 GPÜ 1989)

a) Privater Gebrauch - § 11 Nr. 1 PatG
b) Handlungen zu Versuchszwecken
c) Einzelzubereitung von Arzneimitteln - § 11 Nr. 3 PatG
d) Sonstige Einschränkungen der Patentwirkung - § 11 Nr. 4 - 6 PatG

2. Erschöpfung

a) Grundsätze
b) Lizenzrechtliche Auswirkungen

3. Spezielle Einschränkungen

a) Vorbenutzungsrecht
b) Positives Benutzungsrecht aus dem Schutzrecht
c) Besondere Weiterbenutzungsrechte

V. Welche Personen können gegen Verletzer vorgehen?

1. Lizensierung
a) Formalitäten
b) Klageberechtigung
c) Abtretung von Verletzungsansprüchen

VI Welche Personen können bei Verletzung belangt werden?

1. Gutgläubigkeit

2. Verwarnungserfordernis

Zusammenfassung

I. Historische Entwicklung

Nach § 6 des deutschen Patentgesetzes 1968 waren Verletzungshandlungen gewerbsmäßiges Herstellen, Inverkehrbringen, Feilhalten oder Gebrauchen. Das Gemeinschaftspatentübereinkommen von 1975 hat den Rechtszustand über Verletzungshandlungen in den Mitgliedsstaaten berücksichtigt und in Art. 25 GPÜ (Verbot der unmittelbaren Benutzung der Erfindung) und Art. 26 GPÜ (Verbot der mittelbaren Benutzung der Erfindung) sowie Art. 27 GPÜ (Beschränkungen der Wirkung des Gemeinschaftspatent) näher ausformuliert. Das deutsche Gemeinschaftspatentgesetz vom 26.07.1979 hat im Vorgriff auf die später fällig werdende Anpassung des nationalen Verletzungsrechts an das bei Gemeinschaftspatenten die Regelungen der Art. 25 bis 27 GPÜ (1989) in das deutsche Recht übernommen und zwar in den §§ 9, 10 und 11 PatG (1981).

Als im Zuge der GATT-Uruguay-Runde das TRIPS-Abkommen ausgearbeitet wurden, fanden die Autoren im GPÜ einen Entwurf für Europa vor, dem verschiedene europäische Staaten, so z.B. Deutschland, ihr nationales Patentrecht angepaßt hatten. Es lag daher auf der Hand zwischen dem GPÜ und TRIPS möglichst wenig Divergenzen entstehen zu lassen. Es ist daher zu erwarten und die nachfolgende Untersuchung wird es bestätigen, daß zwischen der vom GPÜ her übernommenen deutschen Regelung und den TRIPS-Regelungen kaum Unterschiede bestehen. Die deutschen Regelungen zeigen keine Defizite. Sie gehen in manchen Punkten etwas weiter.

II. Art. 28 TRIPS - § 9 PatG - Art. 25 GPÜ - Texte

Die Verletzungstatbestände des deutschen Rechts gelten auch für europäische Patente. Europäische Patente werden nach Art. 2 (2), 64 (1) EPÜ nach den nationalen Verletzungsvorschriften behandelt, soweit das EPÜ keine besonderen Vorschriften enthält. Das EPÜ enthält besondere Vorschriften in Art. 69 EPÜ zum Schutzumfang und in Art. 64 (2) EPÜ zum obligatorischen Schutz unmittelbarer Verfahrenserzeugnisse. Diese besonderen Vorschriften im EPÜ sind aber inhaltlich gleichlautend mit den deutschen Vorschriften in §§ 9 Nr. 3, 14 PatG (1981).

Der Textvergleich zeigt mithin, daß das deutsche Recht alle Verletzungstatbestände des TRIPS-Abkommens enthält, darüber hinaus aber noch den Tatbestand des Besitzens zu Verletzungszwecken. Außerdem enthält das deutsche Recht über TRIPS hinaus den Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung in § 10 PatG (1981) entsprechend Art. 30 GPÜ (1975) = Art. 26 GPÜ (1989).

III. Die einzelnen Verletzungshandlungen

1. Herstellen

Herstellen umfaßt jede Art der Herstellung zu beliebigen Zwecken. Ein Patent für ein neues Erzeugnis ist nicht beschränkt auf bestimmte Herstellungsverfahren oder Verwendungszwecke, selbst wenn Verwendungszwecke im Anspruch angegeben sind. Anders ist es, wenn die Zweckbestimmung eine bestimmte Ausgestaltung zur Folge hat. Die Zweckangabe muß auch erfüllt sein, wenn ein bekannter Stoff um seiner neuen therapeutischen Anwendung willen nach § 3 Abs.3 PatG, Art.54 (5) EPÜ patentiert worden ist

Zum Umfang des verbotenen Herstellens zitieren die Kommentare ältere Rechtsprechung, wonach Herstellung die gesamte Tätigkeit von ihrem Beginn an umfaßt, durch die das Erzeugnis geschaffen wird, nicht nur den letzten Vollendungsakt zum verkehrsfähigen Gut.

a) Teilherstellung

Danach umfaßt das Herstellen auch die Herstellung von Teilen, sofern es sich um erfindungsfunktionell individualisierte Teile handelt. Das sind solche Teile, die der Erfindung derart angepaßt sind, daß sie nicht beliebig außerhalb der Erfindung verwendbar sind. Diese Rechtsprechung war einerseits gegen die Komplettierung im patentfreien Ausland gerichtet und andererseits gegen die Vollendung im privaten Bereich, denn nach der früheren Rechtsprechung stellte Veranlassung zum Zusammenbau im privaten Bereich keine mittelbare Patentverletzung dar. Da sich letzteres unter § 10 PatG (1981) geändert hat, ist auch die Teilherstellung beschränkt worden. Teilherstellung ist nur dann noch Herstellung der geschützten Kombination, wenn lediglich selbstverständliche und für die Erfindung nebensächliche Zutaten zugefügt werden oder der letzte Akt der Zusammenfügung der Gesamtvorrichtung noch fehlt. Ansonsten bleibt es bei dem Grundsatz, daß unmittelbar verletzende Herstellung bei einem Kombinationspatent die Herstellung der gesamten Kombination und nicht nur einzelner Teile ist.

b) Vorbereitungshandlungen

Bloße Vorbereitungshandlungen zur Benutzung z.B. nach Ablauf des Patents oder im patentfreien Ausland sind noch keine Verletzung, wenn die Vorbereitungshandlung selbst nicht in einer der nach § 9 Nr. 1 PatG geschützten Benutzungshandlungen besteht. Bloße Vorbereitungshandlungen sind z.B. die Beschaffung von Produktionsmaschinen, Anfertigung einer Entwurfs- oder Werkstattzeichnung oder Zulassungsanträge vor jeglicher Herstellung. Nach den Umständen können Vorbereitungshandlungen aber die drohende Gefahr künftiger Patentverletzungen indizieren. Drohende Begehungsgefahr kann je nach Lage des Falles prozessual für eine vorbeugende Unterlassungsklage ausreichen.

c) Herstellenlassen

Das Herstellenlassen wird dem Herstellen gleichgesetzt, wenn der Veranlasser das Geschehen beherrscht und der andere als sein Beauftragter tätig wird. Der Veranlasser ist dann Mittäter beim Herstellen. Geringere Grade der Veranlassung sind nur als mittelbare Patentverletzung zu erfassen.

d) Reparatur, Umbau

Ob Reparatur patentverletzend ist, hängt eng zusammen mit der Beschränkung des Erschöpfungsgrundsatzes: Das Herstellungsrecht erschöpft sich nicht, wohl aber die sonstigen Rechte, insbesondere berechtigt in Verkehr gebrachte Erzeugnisse zu gebrauchen. Daher ist eine Reparatur, die einer Neuherstellung gleichkommt, verletzendes Herstellen, die normale Ausbesserungsreparatur hingegen freier Gebrauch.

Wenn die Reparatur nicht die nach der Verkehrsauffassung normale Lebensdauer verlängert, gehört sie zum freien bestimmungsgemäßen Gebrauch. Reparatur des Teils, das für den angestrebten technischen Erfolg maßgeblich ist, ist künstliche Verlängerung der Lebensdauer und damit verletzendes Neuherstellen. Umbau ist zwar generell nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch, ist aber andererseits Neuherstellung nur dann, wenn patentgeschützte Teile so umgebaut werden, daß das Ergebnis wiederum identisch oder äquivalent in den Schutzbereich des Patents fällt.

Ob die Reparatur patentgeschützte Teile betreffen muß oder ob die künstliche Lebensdauerverlängerung auch lediglich an neutralen Teilen vorgenommen werden kann und gleichwohl verletzende Neuherstellung ist, ist bisher nicht entschieden. Zu denken wäre etwa an den Fall, daß Einmalspritzen mit geschützten Kanülen durch ein darauf spezialisiertes Unternehmen wiederbefüllt und erneut in den Handel gebracht werden. Die geschützten Kanülen werden nicht tangiert, aber der Absatz des Patentinhabers mit neuen Kanülen wird erheblich beeinträchtigt. Nach dem Grundsatz, daß der verletzende Umbau patentgeschützte Teile betreffen muß, wird man wohl sagen müssen, daß es auch geschützte Teile sein müssen, auf die sich die Reparatur erstreckt, wenn sie überhaupt verletzend sein soll, denn die Neuherstellung muß in das Patent eingreifen.

2. Gebrauch, Anwendung eines Verfahrens

Gebrauchen ist beim Erzeugnis dessen Benutzung und beim Verfahren dessen Anwendung.

a) Gebrauchen im privaten Bereich

Nach § 11 Nr. 1 PatG ist der Gebrauch im privaten Bereich frei, aber nur dann wenn der Gebrauch auch zu privaten Zwecken erfolgt, nicht z.B. zur Vorbereitung eines kommerziellen Betriebes oder des Verkaufs. Gebrauchen ist auch das Verarbeiten eines Stoffes.

b) Gebrauchen von Sachgesamtheiten mit verletzenden Einzelteilen

Beim Gebrauch, aber auch beim Inverkehrbringen importierter Güter, erhebt sich das Problem, ob der Gebrauch oder der Verkauf einer Sachgesamtheit, in der ein patentverletzendes Teil enthalten ist, erlaubt oder verletzend ist. Darf der Anwalt im Bürogebäude den Aufzug benutzen, der einen verletzenden Antrieb hat? Darf ein PC eingeführt werden, der in seinem Inneren Kabel aufweist, welche ein inländisches Patent verletzen?

Das Reichsgericht hat diese Fälle nach § 93 BGB behandelt: Werden Sachen untrennbar in eine Sachgesamtheit eingebaut, so können sie nicht mehr Gegenstand besonderer Rechte, mithin auch nicht mehr besonderer Patentrechte sein. Das ist unbefriedigend für Fälle, wo z.B. im importierten PC nicht lediglich das Kabel sondern ein technisch wichtigeres Teil, z.B. die CPU patentgeschützt ist. Daher sagt man heute, daß es für den patentverletzenden Gebrauch oder Verkauf entscheidend darauf ankommt, ob das Teil in der Sachgesamtheit von technisch untergeordneter oder von technisch bemerkenswerter Bedeutung ist. Es mag aber Fälle geben, etwa die Benutzung des patentierten Aufzugs, die, weil gerade das patentierte Teil benutzt wird, so nicht zu lösen sind, wo das patentierte Teil aber auch nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand außer Gebrauch gesetzt werden kann. Für solche Fälle wird das intellektuelle Eigentum nicht anders als das körperliche Eigentum durch die Sozialbindung begrenzt. Der Patentinhaber kann nicht Unterlassung verlangen sondern nur Entschädigung analog dem Überbau auf fremdes Grundstück nach § 912 BGB. Dahingehende Entscheidungen sind allerdings nicht bekannt geworden.

c) Anwendung eines Verfahrens

Die Verwendungspatente bilden einen Sonderfall der Verfahrenspatente. Verwendungsansprüche schützen insbesondere gegen die augenfällige Herrichtung der Verfahrensmittel zur patentverletzenden Verwendung. Der dem Gebrauch vorausgehende Vertrieb augenfällig hergerichteter Mittel ist daher selbst schon Verletzung. Die augenfällige Herrichtung wird in diesen Fällen als Beginn der im Patentanspruch geschützten "Verwendung" angesehen.

Die augenfällige Herrichtung von Gegenständen für eine patentgemäße Benutzung ist jedoch nur Verletzung bei Verwendungsansprüchen, nicht bei gewöhnlichen Verfahrensansprüchen. Die Bereitstellung von Mitteln für ein patentiertes Verfahren ist entweder unschädliche Vorbereitungsmaßnahme oder gegebenenfalls mittelbare Patentverletzung. Wenn der Patentinhaber es versäumt hat einen Anspruch auf die "Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens ..." zu richten oder ein solcher Anspruch nicht gewährbar war, weil die Vorrichtung bekannt war, so ist es aus Gründen der Rechtssicherheit nicht gerechtfertigt, den Schutz über den Verfahrensanspruch hinaus auf vorbereitende Mittel auszudehnen.

3. Verkauf - Inverkehrbringen

Art. 28 a) TRIPS spricht von Verkauf; § 9 Nr. 1 PatG 1981 von "Inverkehrbringen". Der deutsche Begriff ist weiter. Er umfaßt jeden Akt, durch den ein Erzeugnis, das die patentgeschützten Merkmale aufweist, derart in die Verfügungsgewalt eines anderen gebracht wird, daß dieser es gebrauchen kann. Nicht nur Verkaufen sondern auch Verleihen und Vermieten erfüllen daher den Begriff des Inverkehrbringens. Täter des Inverkehrbringens ist immer nur der Veräußerer, nicht der Erwerber.

Anders als beim Feilhalten kann in Verkehr gebracht werden nur ein schon bestehendes Erzeugnis.

a) Lieferungen im Konzern

"Ein anderer", dem die Verfügungsgewalt verschafft werden muß, ist nur ein wirtschaftlich selbständig Anderer, also nicht eine Konzerngesellschaft. Veräußerungen im Konzern sind kein Inverkehrbringen und erschöpfen demzufolge auch nicht.

b) Export - Durchfuhr

Da Inverkehrbringen Umschlag im kommerziellen Verkehr und nicht beförderungstechnischer Verkehr bedeutet, ist die bloße Durchfuhr durch das Inland kein inländisches Inverkehrbringen, während jedes Umsatzgeschäft vom Inland aus, auch wenn nur die Ware an den Spediteur, Frachtführer oder Lagerhalter übergeben wird, inländisches Inverkehrbringen ist. Dabei spielt es keine Rolle, wenn lediglich in den Freihafen oder in sonstiges Zollausland importiert und von dort aus reexportiert wird.

c) Import

Import vom Ausland in das Inland ist dann inländisches Inverkehrbringen, wenn der Wechsel der Verfügungsgewalt im Inland stattfindet, die Ware also ins Inland geschickt und dort erworben wird, nicht hingegen wenn der Inländer die Ware aus dem Ausland abholt. Letzteres fällt allerdings unter die neue Verletzungsart "Import", die es erst seit dem PatG 1981 gibt.

Wenn die Verfügungsgewalt im Inland übergeht spielt es keine Rolle ob der Geschäftsabschluß, der das bewirkt, im In- oder Ausland stattgefunden hat. Inländisches Inverkehrbringen war daher trotz Import- und Exportgeschäft im Ausland Wechsel der Verfügungsgewalt an den ausländischen Käufer im Bremer Freihafen. Bloße Importvorbereitungen im Ausland stellen hingegen wie alle Vorbereitungsmaßnahmen noch keinen patentverletzenden Import dar, können aber wegen konkret drohender Patentverletzung Anlaß für eine vorbeugende Unterlassungsklage bilden.

4. Anbieten zum Verkauf - Feilhalten

a) Bei Erzeugnispatenten

Feilhalten ist jede Handlung, durch die der Gegenstand des Patents in äußerlich wahrnehmbarer Weise mindestens einer anderen Person zum Erwerb der Verfügungsgewalt angeboten wird. Der Hauptfall ist das Anbieten zum Verkauf, aber das Vermietangebot fällt ebenso darunter wie das Vermieten Inverkehrbringen ist. Nach der Rechtsprechung ist das bloße zur Schau stellen auf einer Leistungsschau oder einer wissenschaftlichen Ausstellung, also nicht auf einer Verkaufsausstellung, kein Feilhalten.

Im Akt des Anbietens, müssen die patentverletzenden Merkmale nicht gesondert hervortreten. Es genügt, wenn sich das, was angeboten wird, mit dem identifizieren läßt, was als patentverletzend erweisbar ist. Es genügt also beispielsweise die Identifizierung durch die Artikelnummer oder das äußere Aussehen.

Feilhalten ist nicht nur ein öffentliches Angebot sondern auch jedes Einzelangebot. Es ist unerheblich, ob der Feilhaltende von sich aus anbietet oder erst auf Anfrage eines Interessenten. Anders als beim Inverkehrbringen muß der verletzende Gegenstand auch noch nicht vorhanden sein. Es genügt wenn eine erst zu importierende oder erst herzustellende Maschine angeboten wird.

b) Bei Verfahrenspatenten

Art.28 (1) b) TRIPS verbietet bei Verfahren unbedingt die Anwendung; Anbieten und Verkauf des Verfahrens selbst werden nicht genannt. Anbieten und Verkauf des Verfahrens darf verboten werden, mindestens muß aber Anbieten, Verkauf oder Import der unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse verboten werden. In Deutschland sind beide Optionen erfüllt. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 PatG ist aber Feilhalten bei Verfahren nur dann eine Verletzung, wenn mit einer bestimmten Zweckrichtung, nämlich zur verbotenen Anwendung feilgehalten wird. Das deutsche Gesetz fügt die subjektive Anforderung hinzu, daß der Anbieter die verbotene Anwendung kennt oder sie aufgrund der Umstände offensichtlich sein muß. Diese subjektive Komponenten fehlt in Art. 28 (1) b) TRIPS. Das ist kein relevanter Unterschied, denn die Zweckbestimmung ergibt sich allemal aus den Umständen. Auch der Zusatz im deutschen Gesetz, daß "zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes", also zur Anwendung im Inland angeboten werden muß, ist kein Unterschied, denn die Mindestschutzvorschriften von TRIPS sind für das jeweilige Inland umzusetzen.

Schließlich ist es auch kein Unterscheid, daß in Bezug auf Verfahren das deutsche Gesetz nur "Anbieten", nicht aber den "Verkauf" verbietet, denn Anbieten (Feilhalten) und Verkaufen (Inverkehrbringen) ist bei einem Verfahren in beiden Fällen die Kundgabe, um den Dritten zu befähigen, das Verfahren anzuwenden. Feilhalten und Inverkehrbringen sind bei Verfahren eines.

Im deutschen Recht reicht es nicht, daß sich das Angebot irgendwie auf das Verfahren bezieht. Es reichte beispielsweise zum Feilhalten eines Molybdän-Beschichtungsverfahrens zwecks besserer Haftung von Metallüberzügen nicht, wenn jemand Molybdändraht lieferte und im Prospekt nur schrieb "Spezialdraht für Auftragung dünnster Schichten bei bester Haftung und geringster Vorarbeit". Das war eine bloße Andeutung, während verletzendes Feilhalten eine unmittelbare wirtschaftliche Verwertung des Verfahrenspatents sein muß. Letzteres war hingegen der Fall beim Verkauf von Rezepturen oder bei Lizenzerteilungen am Verfahren. Art. 28 (1) b) TRIPS bringt diese kommerzielle Zweckrichtung des Feilhaltens durch die Worte "Anbieten zum Verkauf" zum Ausdruck.

c) Feilhalten zum Erwerb im patentfreien Ausland oder nach Patentablauf

Diese Fälle sind streitig. Sie sind schwierig bei überregionaler Werbung in Fachzeitschriften, die auch in Deutschland erscheinen, wo ein Patent bestehen mag, während das Ausland frei ist. Bewahrt es den Werbenden dann vor einer inländischen Patentverletzungsklage wenn er seiner Werbung den Zusatz hinzufügt: "Kein Verkauf in Deutschland" oder "Kein Verkauf vor Ablauf des deutschen Patents"?

Im Hinblick auf die Absatzstörung beim Patentinhaber halten viele das gleichwohl für ein verletzendes Feilhalten.

Die wohl herrschende deutsche Rechtsprechung sieht hingegen im Feilhalten für den patentfreien Raum im Regelfall keine Verletzung, es sei denn, das Feilhalten gehe beim Sachpatent mit einem inländischen Herstellen oder Herstellenlassen deshalb einher, weil der Inländer durch Beaufsichtigung und Mitwirkung vom Inland aus herstellen läßt, oder wenn eine verletzende Teileherstellung angeboten wird, während der unerhebliche letzte Akt des Zusammenbaus im patentfreien Ausland oder in patentfreier Zeit erfolgen soll.

Bei Verfahrenspatenten hat die deutsche Rechtsprechung anfängliche Äußerungen, die mehr auf den Umfang der Angebote vom Inland aus abzustellen schienen, dahin korrigiert, daß generell Angebote zur Verfahrensanwendung im Ausland kein verletzendes Feilhalten sind. Daß das Feilhalten von Verfahren zur Anwendung im patentfreien Ausland keine Verletzung ist, steht nunmehr ausdrücklich im deutschen Gesetzestext.

Was bei Verfahrenspatenten für den patentfreien Raum gilt, gilt nicht gleichermaßen für die patentfreie Zeit, denn das Gesetz enthält nicht, wie beim Raum auch eine Ausnahme zugunsten der patentfreien Zeit. Weil das Feilhalten selbständige Benutzungsart und nicht nur Vorbereitungshandlung zur später patentfreien Anwendung ist, ist die Anpreisung eines Produktes oder Verfahrens zum Erwerb oder zur Anwendung nach Ablauf des Patents verletzendes Feilhalten.

5. Besitzen

Besitzen als Verletzungstatbestand geht über TRIPS hinaus. Der rein private Besitz ist jedoch auch nach deutschem Patentrecht keine Verletzung. Der Besitz muß vielmehr zu einer der verletzenden sonstigen Handlungen, also zum Inverkehrbringen oder zum gewerblichen Gebrauch dienen, denn der private Gebrauch zu nicht kommerziellen Zwecken ist nach § 11 Nr. 1 PatG frei.

6. Unmittelbar hergestellte Verfahrenserzeugnisse

Die Erstreckung des Verfahrensschutzes auf unmittelbar durch das Verfahren hergestellte Erzeugnisse ist für Verfahrenserzeugnises aus dem ungeschützten Ausland von Bedeutung. Nach Art. 5quater PVÜ bekommen sie in gleichem Maße inländischen Erzeugnisschutz, wie ihn das inländische Recht gegebenenfalls für Verfahrenspatente vorsieht. Seit 1936 enthielt der frühere § 6 Satz 2 PatG den Schutz des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses. Dieser Schutz wurde durch Art. 64 (2) EPÜ vom 05.10.1973 allgemeine Vorschrift für die EPÜ-Mitgliedstaaten, und befindet sich demzufolge auch in Art. 29 c) GPÜ 1975 = 25 c) GPÜ 1989. In der Erstreckung des Verfahrensschutzes auf unmittelbar hergestellte Erzeugnisse muß daher § 9 Nr. 3 PatG 1981 mit Art. 28 (1) b TRIPS übereinstimmen, wiederum jedoch mit der Erweiterung im deutschen Recht, daß der Schutz des Verfahrenserzeugnisses sich auch auf das Besitzen zu kommerziellen Zwecken erstreckt.

a) Erzeugnis

Das Verfahrenserzeugnis muß nicht wie bei § 139 Abs. 3 PatG patentrechtlich neu sein. Es kann bekannt sein, muß aber durch das Verfahren hergestellt sein. Die verändernde Einwirkung durch bloße Arbeits- oder Reparaturverfahren reicht nicht, auch wenn die Sache durch die Reparatur wieder in einen verwendbaren Zustand versetzt worden ist.

b) Unmittelbar

Unmittelbare Verfahrenserzeugnisse sind die Verfahrensprodukte, die ohne weitere Verarbeitungsschritte durch das Verfahren ihre wesentlichen, prägenden Eigenschaften erhalten haben. Nachbehandlungen, Konfektionieren und Bearbeiten sind unschädlich für die Unmittelbarkeit, wenn sie die prägenden Eigenschaften nicht ändern. Chemische Umsetzungen und der Schritt vom Zwischenprodukt zum Endprodukt fallen jedoch aus der Unmittelbarkeit heraus. Kontrovers diskutiert wird die Frage, ob spätere Generationen eines Pflanzenzüchtungsverfahrens noch unmittelbare Produkte des Pflanzenzüchtungsverfahrens sind. Die gleiche Frage stellt sich ebenso im Verhältnis gentechnischer Verfahren zur Pflanze. Das Europäische Patentamt hat einen Anspruch auf eine nicht biologisch transformierte herbizidresistente Pflanze versagt, weil die Pflanze im Hinblick auf Regeneration und Vermehrung nicht mehr Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens nach Art. 53 b EPÜ sei. Die Konsequenz daraus wäre alsdann, daß die Pflanze auch nicht unmittelbares Verfahrenserzeugnis des gentechnischen Zellveränderungsverfahrens nach Art. 64 (2) EPÜ, § 9 Nr. 3 PatG wäre. Die im patentfreien Ausland hergestellte herbizidresistente Pflanze könnte demzufolge im Inland frei vertrieben und vermehrt werden. Art. 10 Abs. 2 der EG-Biotechnologie-Richtlinie schlägt jedoch vor, den Schutz auch auf die generativen oder vegetativen Vermehrungsprodukte, also die Folgegenerationen zu erstrecken.

c) Erzeugnis des Verfahrens

Bei einem normalen Erzeugnispatent ist das Erzeugnis absolut geschützt, für jeden Verwendungszweck ohne Rücksicht auf Zweckangaben im Anspruch und gleichgültig wie es hergestellt ist, auch wenn das Erzeugnis als product by process definiert ist. Demgegenüber ist der unechte Erzeugnisanspruch nach § 9 Nr. 3 PatG 1981 verfahrensgebunden. Wird das geschützte Verfahren nicht benutzt, so liegt, selbst bei einem identischen Erzeugnis, keine Patentverletzung vor. Wenn der Beklagte substantiiert bestreitet, daß sein angegriffenes Erzeugnis durch das Verfahren hergestellt sei, so trifft den Patentinhaber die Beweislast für die Benutzung des Verfahrens. Handelt es sich aber um ein patentrechtlich neues Erzeugnis, so greift zu Gunsten des Patentinhabers die Vermutung des § 139 Abs. 3 PatG entsprechend Art. 34 Abs. 1 a) TRIPS ein. Bei Verwendungsansprüchen erstreckt sich der Schutz nie auf das hergestellte Produkt.

7. Mittelbare Patentverletzung

Um das Übel bei vielen verstreuten Nutzern unentdeckt bleibender Patentverletzungen an der Wurzel zu fassen, haben sich Beihilfe und Anstiftung durch den Lieferanten als unzureichend erwiesen, weil sie nur vorsätzlich zur vorsätzlichen Tat geschehen können. Schon das Reichsgericht hat daher den ungeschriebenen zweiaktigen Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung für Fälle bloßer Fahrlässigkeit entwickelt. Lieferung erfindungsfunktionell angepaßter Gegenstände (erster Akt) ist mittelbare Patentverletzung dann, wenn sie im gewerblichen Bereich zur unmittelbaren Patentverletzung (zweiter Akt) dienen oder wenigstens eine solche unmittelbare Patentverletzung droht. Im Vorgriff auf Art. 30 GPÜ 1975 (= Art. 26 GPÜ 1989) ist der dort einaktig gefaßte Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung in das Deutsche Gesetz in § 10 PatG 1981 geschrieben worden. ER trifft eine Gefährdung im Vorfeld einer drohenden Benutzung der kompletten Erfindung. Droht komplette Benutzung nicht, so bietet § 10 PatG auch keinen Teilschutz für die gelieferten Teile. Nach § 10 PatG ist es

a) Jedem Dritten verboten,

Nach der früheren Rechtsprechung zur mittelbaren Patentverletzung genügte bei Teilen, die bekanntermaßen sowohl patentverletzend wie patentfrei benutzt werden können ein Warnhinweis, gegebenenfalls auch die Auferlegung einer Unterlassungsverpflichtung zu Gunsten des Patentinhabers, während ein Verbot nur ausgesprochen wurde, wenn es sich um erfindungsfunktionell gestaltete Mittel handelte, die gar nicht anders als patentverletzend zu benutzen waren. Die Verbotsfolge des neuen Rechts ist bei ambivalenten Teilen in der Tat unverhältnismäßig. Das neue Gesetz wird deshalb kritisiert; Rechtsprechung zu dem Problem gibt es noch nicht.

b) Mittel anzubieten oder zu liefern

Mittel sind gegenständliche Mittel, nicht geistige Hilfsmittel. Wie schon nach altem Recht ist die Herstellung der Mittel erlaubt. Mittelbare Patentverletzung ist erst das Anbieten oder Liefern.

c) Ohne Zustimmung des Patentinhabers an nichtberechtigte Personen.

Im Unterschied zum alten Recht ist nunmehr auch die Lieferung zum privaten Gebrauch nach § 11 Nr. 1 PatG Patentverletzung weil § 10 Abs. 3 PatG ausdrücklich klarstellt, daß die nach § 11 Nr. 1-3 PatG nicht verfolgbaren Handlungen die Personen noch nicht zu Berechtigten machen. Berechtigt sind aber die Lizenznehmer des Patentinhabers; ferner die, gegenüber denen das Patent durch Lieferung, sei es auch nur von wesentlichen Hilfsmittel, erschöpft ist. Berechtigt sind auch die Abnehmer, die aufgrund eines innerbetrieblichen Vorbenutzungsrechtes nach § 12 PatG weiter benutzen dürfen.

d) Die Mittel müssen sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen.

Darüber, wann das der Fall ist, gibt es bislang keine Rechtsprechung in Deutschland. Zum Teil wird angenommen, daß es sich wie bisher um erfindungsfunktionell individualisierte Mittel handeln müsse, zum Teil wird angenommen, daß die erfindungsfunktionell individualisierten Mittel nur ein Fall sind, darüberhinaus aber alle Mittel wesentlich sind, denen für die Verwirklichung der Erfindung mehr als nur untergeordnete Bedeutung zukommt. Der im Gesetz geforderte Bezug auf ein wesentliches Element ist gegeben, wenn das Mittel der Verwirklichung des wesentlichen Elements und damit der Erfindung dient. Ermöglichende Mittel sind daher eher wesentlich als lediglich ausnutzende Mittel. Die Lieferung von Empfängern, die ein geschütztes Sendesystem ausnutzen, oder von Mülltonnen, die eine patentierte Einschüttvorrichtung nutzen sind daher keine Akte mittelbarer Patentverletzung. Andrerseits ist es wohl auch nicht erforderlich, daß das Mittel selbst ein Merkmal des Patents ist.

e) Lieferung oder Angebot müssen im Inland zur Benutzung im Inland erfolgen.

Die mittelbare Patentverletzung entspricht damit dem vergleichbaren Anbieten eines Verfahrens.

f) Das Mittel muß geeignet und bestimmt sein für die Benutzung der Erfindung.

Die Eignung ergibt sich aus den Umständen. Ist das Mittel allein zur Benutzung der Erfindung geeignet, so ist es dazu auch bestimmt und das subjektive Element beim Lieferanten ist erfüllt, weil Eignung und Bestimmung aufgrund der Umstände offensichtlich sind.

Handelt es sich um ambivalente Mittel, die bekanntermaßen frei oder auch verletzend eingesetzt werden können, z.B. Weiterlieferung des korrosionsverhütenden Mittels das neuerdings aber auch für das Verwendungspatent "Reibungsverringernder Zusatz" einsetzbar ist, so reicht diese Eignung allein nicht aus sondern es muß die Bestimmung dazu kommen. Herrschend wird angenommen daß die Bestimmung der Angebotsempfänger, der Nutzer trifft. Sprachlich macht das Wissen in der Tat nur Sinn, wenn es Wissen um die Bestimmung seites eines anderen ist. Die eigene Bestimmung kennt man sowieso. Andererseits muß aber der Lieferant als Normaladressat auch Herr der Tatbestandsverwirklichung sein. "Zur Benutzung bestimmt" wird man daher dahin auslegen müssen, daß der Anwender die Bestimmung trifft, sofern sie der Lieferant nicht im einen oder anderen Sinne getroffen hat. Der Lieferant muß die patentverletzende Bestimmung durch Gebrauchsanweisung zum lediglich patentfreien Gebrauch vermeiden können. Das würde dann auch flexible Verbotsfolgen ermöglichen.

g) Allgemein im Handel erhältliche Erzeugnisse

Sogenannte staple-goods dürfen frei geliefert werden, es sei denn sie wären mit einer Anstiftung zur Patentverletzung verbunden.

IV. Einschränkungen - Art. 30 TRIPS

Die Erlaubnis in Art. 30 TRIPS zu angemessenen Einschränkungen unter Berücksichtigung der Interessen des Patentinhabers und Dritter trifft im deutschen Recht auf mannigfache Konkretisierungen in §§ 11, 12 PatG und in dem Institut der Erschöpfung.

1. Allgemeine Einschränkungen § 11 PatG (Art. 31 GPÜ 1975 = Art. 27 GPÜ 1989)

a) Privater Gebrauch - § 11 Nr. 1 PatG

Der private Gebrauch ist nach § 11 Nr. 1 PatG nur frei, wenn er auch zu nicht gewerblichen Zwecken erfolgt.

Nicht freigestellt ist die ärztliche Anwendung von Mitteln, z.B. von ärztlichen Geräten oder von geschützten Medikamenten oder von patentierten Verfahren. Therapeutische oder diagnostische Verfahren am menschlichen oder tierischen Körper gelten um der Freiheit der ärztlichen Behandlung willen als nicht gewerblich anwendbar und sind daher nach § 5 Abs. 2 PatG 1981, Art. 52 Abs. 2 EPÜ nicht patentfähig. Art. 27 Abs.3 a) TRIPS gestattet diese Ausnahmen. In Grenzfällen, vor allem bei extrakorporalen Behandlungs- oder Untersuchungsverfahren an menschlichen Stoffen, die der Arzt dem Körper entnimmt und alsdann wieder zuführt, oder bei der Anwendung therapeutischer Verwendungspatente, werden einerseits mit Recht Patente erteilt, um die gewerbliche, labormäßige Aufbereitung oder die industrielle Herrichtung zu schützen. Es kann aber gleichzeitig sein, daß ein Arzt in seiner Praxis das ganze Verfahren als therapeutisches Heilverfahren anwendet oder, wenn er die menschlichen Substanzen entnimmt und ins Labor gibt, mittelbarer Patentverletzer würde. Diese Fälle werden voraussichtlich bei der Gentherapie eine größere Rolle als bisher spielen. Bisher sind Patentverletzungsklagen gegen ärztliche Behandlung selten, aber immerhin vereinzelt vorgekommen. Eine etablierte Lösung gibt es für diese Fälle im deutschen Recht nicht. Diskutiert wird, daß der Arzt, solange das Patent besteht, wie jeder Patentverletzer zu verurteilen sei. Angemessener erscheint es aber, die therapeutische oder diagnostische Behandlung - nicht die dabei eingesetzten geschützten Mittel - als ungeschrieben patentfrei anzusehen, denn um der ärztlichen Behandlungsfreiheit willen besteht das Patentierungsverbot für therapeutische Verfahren. Was patentfrei bleiben soll, kann auch nicht verletzen.

b) Handlungen zu Versuchszwecken

Bei der strittigen Frage, ob klinische Versuche Patentverletzung seien, sprach sich unter dem alten Recht, dem PatG 1968, die Rechtsprechung für Patentverletzung aus. Diese Rechtsprechung ist überraschend aufgegeben worden für § 11 Nr. 2 PatG 1981 durch die BGH-Entscheidung vom 11.07.1995 zur Zulässigkeit klinischer Versuche. Die wirtschaftliche Tragweite dieser Zulassung klinischer Versuche wird aber überschätzt. In dem gegebenen Fall wurde eine Unterlassungsklage abgewiesen, weil der Beklagte, der die klinischen Versuche durchführte, eine Zwangslizenz zur Benutzung des Patents auf Human-Interferon-g erhalten hatte. Es ging daher nur noch darum, ob die in der Vergangenheit durchgeführten klinischen Versuche eine Patentverletzung waren. Das wurde verneint. Liegt der seltene Fall einer Rechtfertigung für die Zukunft durch eine Zwangslizenz nicht vor, so indizieren die außerordentlich kostspieligen klinischen Versuche die Gefahr der kommerziellen Herstellung und des kommerziellen Vertriebs nach erlangter Zulassung und rechtfertigen eine vorbeugende Unterlassungsklage gegen Herstellung und Vertrieb des Medikaments (ausgenommen zu klinischen Versuchen).

c) Einzelzubereitung von Arzneimitteln - § 11 Nr. 3 PatG

In § 11 Nr. 3 PatG 1981 ist die unmittelbare Einzelzubereitung von Arzneimitteln in Apotheken aufgrund ärztlicher Verordnung erlaubt. Die Zubereitung in einem sonstigen Herstellungsbetrieb, z.B. in einem pharmazeutischen Unternehmen, ist nicht freigestellt. Einige meinen, daß auch die Zubereitung durch den Arzt selbst nicht freigestellt sei; diese Auffassung erscheint aber zweifelhaft, weil die Einzelzubereitung in Apotheken deshalb den Patentwirkungen nicht unterliegt, weil sie Teil der freien ärztlichen Behandlung ist.

d) Sonstige Einschränkungen der Patentwirkung - § 11 Nr. 4 - 6 PatG

Nach §§ 11 Nr. 4-6 PatG 1981 erstreckt sich die Wirkung deutscher oder für Deutschland erteilter Patente nicht auf vorübergehend nach Deutschland gelangende Schiffe, Flugzeuge oder Landfahrzeuge aus anderen PVÜ-Mitgliedsstaaten.

2. Erschöpfung

a) Grundsätze

Obwohl die Erschöpfung in Art. 32 GPÜ 1976 = Art. 28 GPÜ 1989 ausdrücklich geregelt ist, findet sich im deutschen Gesetzestext keine Bestimmung. Die Erschöpfungslehre ist jedoch, sachlich übereinstimmend mit Art. 28 GPÜ 1989, vor Jahrzehnten schon von der Rechtsprechung entwickelt worden. Da die Benutzung und Verbreitung der Patentprodukte im Zusammenhang mit deren Herstellung stehen und eine Fortsetzung derselben sind, bewirkt dieser Zusammenhang der Benutzungsarten, daß bei einem Sachpatent objektiv, ohne einen Akt impliziter Lizenz zwischen den Parteien, die vom Berechtigten oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebrachte geschützte Sache frei wird und frei zirkulieren kann ohne Rücksicht darauf, daß spätere Dritterwerber an dem ersten Verkaufsakt nicht teilgenommen haben. Bei Verfahrenspatenten nimmt die Rechtsprechung eine stillschweigende Lizenzierung des Verfahrens an, wenn der Berechtigte Mittel zur Ausübung des Verfahrens liefert.

Diese Erschöpfung tritt nur ein, wenn die Sache in den freien Verkehr gebracht ist. Die Veräußerung innerhalb des Konzerns erschöpft nicht. Erforderlich ist, daß das geschützte Erzeugnis von dem Berechtigten in den freien inländischen oder EG-Verkehr gebracht worden ist.

Für die Erschöpfung gilt der Grundsatz der Spezialität: Nicht das Patent allgemein erschöpft sich sondern nur die speziell in Verkehr gebrachte Sache darf frei weiter benutzt werden und zirkulieren.

Hinsichtlich der speziellen Sache sind auch nur die Benutzungs- und Verkehrsrechte erschöpft, nicht aber das Herstellungsrecht. Die Neuherstellung ist dem Patentinhaber vorbehalten, die Benutzung ist frei. Daraus ergibt sich, wie oben III. 1. d) dargestellt, daß die zur Benutzung gehörende Pflege und Ausbesserung erlaubt; die Reparatur, die die technische Lebensdauer verlängert, und erst recht der Umbau in eine verletzende andere Sache, verbotene Neuherstellung sind.

b) Lizenzrechtliche Auswirkungen

Die objektive Erschöpfung bei Erzeugnispatenten einerseits und die Lizenztheorie bei Verfahrenspatenten andererseits wirkt sich bei der deutschen kartellrechtlichen Schranke für Lizenzverträge aus. Lizenzverträge sind nach § 20 Abs. 1 GWB unwirksam, soweit sie - z.B. wegen Erschöpfung - über den Inhalt des Schutzrechts hinausgehen. Daher dürfen für eine gelieferte, unter Erzeugnisschutz stehende Maschine keine benutzungsabhängigen Lizenzgebühren mehr vereinbart werden, während das nach der Lizenzierungstheorie bei Verfahrenspatenten durchaus möglich ist.

3. Spezielle Einschränkungen

a) Vorbenutzungsrecht

Das sogenannte private oder innerbetriebliche Vorbenutzungsrecht des § 12 PatG hat keine Entsprechung im GPÜ, weil sich die europäischen Vertragsstaaten darüber nicht einigen konnten. Mit dem innerbetrieblichen Vorbenutzungsrecht soll aus Billigkeitsgründen verhindert werden, daß ein vor Anmeldung durch Benutzung oder Veranstaltungen geschaffener Besitzstand nachträglich durch das Patent eines anderen entwertet wird. Der Tatbestand setzt voraus, daß der Vorbenutzer vor Anmeldung bzw. vor dem Prioritätsdatum bereits im Erfindungsbesitz war, die ausführbare Lehre also gekannt hat. Der Erfindungsbesitz muß redlich erlangt sein, also insbesondere nicht durch widerrechtliche Entnahme oder durch Vertrauensbruch.

Erfindungsbesitz allein reicht nicht. Er muß vielmehr im gewerblichen Bereich betätigt sein durch Benutzungshandlungen oder Veranstaltungen dazu. Benutzungshandlungen sind die in §§ 9,10 PatG genannten Handlungen. Veranstaltungen zur Inbenutzungnahme sind Tätigkeiten, die den Entschluß, die Erfindung gewerbsmäßig zu nutzen, durch Vorbereitung in die Tat umsetzen. Tierversuche bei einem Pharmazeutikum reichten nicht, weil sie nicht den Benutzungsentschluß bekundeten, sondern der Benutzungsentschluß vom Ausgang der Versuche abhing. Anders liegt es wohl bei klinischen Versuchen.

Versuche zum Auffinden der Erfindung oder bloße Anmeldung sind weder Benutzung, noch Veranstaltung. Veranstaltungen sind aber Anschaffung von Fertigungsmaschinen, Herstellung einer fertigungsreifen Werkstattzeichnung u.ä., wenn die Benutzung alsbald nachfolgt und die Veranstaltungen nicht vorher abgebrochen werden. Die Veranstaltungen müssen daher bis zur Anmeldung wenigstens ununterbrochen fortgesetzt sein und die Benutzung darf nicht vor Anmeldung eingestellt worden sein. Einstellung der Benutzung nach der Anmeldung ist im allgemeinen unschädlich. Das Vorbenutzungsrecht gewährt ein Weiterbenutzungsrecht gegenüber dem Patent. Sachlich reicht es so weit wie die vorbenutzte Ausführungsform einschließlich äquivalenter Abwandlungen, so lange sie sich dem Patent nicht nähern. Hinsichtlich der Handlungsart erstreckt sich das Weiterbenutzungsrecht auf die vorbenutzte Handlungsart und die ihr nachfolgenden: Der Hersteller darf also auch anbieten und verkaufen, der bloße Händler aber nicht herstellen. In der Quantität ist der Vorbenutzer frei. Das Vorbenutzungsrecht ist aber betriebsgebunden. Es kann nur zusammen mit dem Betrieb veräußert werden. Damit soll eine Vervielfältigung des Vorbenutzungsrechts verhindert werden.

b) Positives Benutzungsrecht aus dem Schutzrecht

Der Schutzrechtsinhaber, der, anders als der bloß private Vorbenutzer, durch Anmeldung die Allgemeinheit bereichert, genießt ein sogenanntes positives Benutzungsrecht. Dieses kommt, anders als das Vorbenutzungsrecht nach § 12 PatG, auch dem Lizenznehmer zugute. Von Bedeutung ist das positive Benutzungsrecht insbesondere bei bloß älteren, aber nicht vorveröffentlichten Gebrauchsmusteranmeldungen gegenüber jüngeren Patenten. Das ältere Gebrauchsmuster stellt keinen patenthindernden Stand der Technik nach § 3 Abs.2 PatG, Art.54 (3) EPÜ dar. Läuft die kürzere Lebenszeit ab, so würde der Gebrauchsmusterinhaber Verbotsansprüchen aus dem länger laufenden, jüngeren Patent ausgesetzt sein. Davor bewahrt den älteren Gebrauchsmusteranmelder das positive Benutzungsrecht, wenn der Inhaber irgendwann während der Laufzeit die Benutzung aufgenommen hat. Das positive Benutzungsrecht aus der gleichzeitigen Gebrauchsmusteranmeldung erlischt hingegen mit Ablauf der Schutzdauer.

c) Besondere Weiterbenutzungsrechte

Bei der Wiedereinsetzung eines, z.B. wegen Versäumung der Jahresgebühren, erloschenen Patentes hat nach Art.122 (6) EPÜ, § 123 (5) PatG derjenige, der inzwischen den Gegenstand in Benutzung genommen oder die Veranstaltung dazu getroffen hat, ein Weiterbenutzungsrecht. Dieses Weiterbenutzungsrecht hat aber nur der, der gerade nach dem Rechtsverlust die Benutzung aufgenommen hat, nicht auch der, der schon vorher ungeachtet des Patents die Benutzung begonnen hat.

Kollidieren durch die deutsche Wiedervereinigung Schutzrechte nunmehr in einem territorialen Gebiet so regelt § 26 ErstrG de Konflikt dahin, daß der Schutzrechtsinhaber und seine Lizenznehmer ein positives Benutzungsrecht auch gegenüber nunmehr kollidierenden älteren Schutzrechten aus dem neuen Gebiet haben. Nach § 28 ErstrG behält derjenige ein Weiterebenutzungsrecht für das Gesamtgebiet, der die Erfindung vor dem 01.07.1990 in einem der beiden Teilgebiete, DDR oder BRD schutzrechtsfrei in Benutzung genommen hatte.

V. Welche Personen können gegen Verletzer vorgehen?

1. Lizensierung

Entsprechend Art. 28 Abs. 2 TRIPS sieht § 15 Abs. 1 und 2 PatG die Möglichkeit der rechtsgeschäftlichen Übertragung oder Lizensierung von Patenten vor. Nach § 15 Abs. 3 PatG bleiben früher erteilte Lizenzen gegenüber späteren Übertragungen oder späteren ausschließlichen Lizensierungen bestehen.

a) Formalitäten

Die Übertragung oder Lizenz ist rein zivilrechtlich in Deutschland an keine Formalitäten gebunden. Ausschließliche Lizenzen können nach § 34 PatG in der Patentrolle eingetragen werden. Ein solcher Eintrag begründet und fördert die Lizenz jedoch nicht, sondern wirkt nur deklaratorisch. Bei der Übertragung einer Anmeldung ist zu beachten, daß für europäische Anmeldungen im Anmeldestadium nach Art. 72 EPÜ die Übertragung schriftlich mit den Unterschriften beider Vertragsparteien erfolgen muß. Andernfalls ist die Übertragung einer europäischen Patentanmeldung auch für den benannten deutschen Bereich nicht gültig. Da Lizenzverträge, die nicht lediglich in einer kostenlosen Freilizenz bestehen, schon allein durch die Lizenzzahlungen Beschränkungen des Lizenznehmers im Geschäftsverkehr mit sich bringen, bedürfen aus kartellrechtlichen Gründen Lizenzverträge regelmäßig nach §§ 20, 34 GWB der Schriftform. Die Schriftform ist auch erforderlich für solche Verträge, die nur kartellrechtlich erlaubte Beschränkungen enthalten. Ist die Schriftform nicht eingehalten, so ist der Vertrag nicht gültig und kann gegenüber Dritten nicht geltend gemacht werden.

b) Klageberechtigung

Die Klageberechtigung steht dem Patentinhaber und dem ausschließlichen Lizenznehmer zu. Neben dem ausschließlichen Lizenznehmer bleibt der Patentinhaber auch klageberechtigt.

Der einfache Lizenznehmer hat kein Klagerecht, wenn es ihm nicht besonders eingeräumt worden ist. Der Patentinhaber ist gegenüber dem einfachen Lizenznehmer auch nicht zur Verletzungsklage verpflichtet, es sei denn, er hätte dem einfachen Lizenznehmer eine Meistbegünstigung gewährt, die es ihm verbietet, Dritten faktisch eine Freilizenz zu gewähren. In der Praxis wird das Klagerecht des Lizenznehmers, auch des ausschließenlichen Lizenznehmers, im allgemeinen nicht durch Vorlage des Lizenzvertrages, sondern durch eine gesonderte Prozeßstandschaftserklärung ausgewiesen. Darin wird der Lizenznehmer zur Geltendmachung der Unterlassungsansprüche im eigenen Namen ermächtigt. Das ist möglich, wenn der Ermächtigte ein eigenes schutzwürdiges rechtliches oder wirtschaftliches Interesse hat, wie es z.B. der einfache oder ausschließliche Lizenznehmer hat.

c) Abtretung von Verletzungsansprüchen

Es ist üblich, zusammen mit einer solchen Prozeßstandschaftserklärung dem ermächtigten Lizenznehmer zugleich alle Schadensersatzansprüche für Vergangenheit und Zukunft abzutreten. Ohne eine solche zusätzliche Abtretung würde die Klageermächtigung keine volle Berechtigung für Schadensersatzansprüche, z.B. nach der Lizenzanalogie, umfassen. Die Verteilung von Schadensersatzeinnahmen müssen Patentinhaber und klageermächtigter Lizenznehmer untereinander vertraglich regeln. Häufig ist eine Regelung dahin gehend, daß sie zuerst zur Deckung nicht erstatteter Kosten der Rechtsverfolgung verwendet werden und der Rest dann in einem bestimmten Schlüssel unter Lizenznehmer und Lizenzgeber aufgeteilt werden.

VI. Welche Personen können bei Verletzung belangt werden?

Belangt werden kann jeder, der persönlich Täter, Mittäter, mittelbarer Verletzer, Gehilfe oder Anstifter ist. Das sind auch und in erster Linie die Geschäftsführer, wenn sie die Verletzung in ihrem Unternehmen gekannt und nicht unterbunden haben. Das können aber auch sonstige, die handlung beherrschende Angestellte sein. Die juristische Person haftet daneben für die Geschäftsführer nach § 31 BGB.

1. Gutgläubigkeit

Auf guten Glauben des Handelnden kommt es bei der Unterlassungsklage und beim Bereicherungsausgleich nach der Lizenzanalogie nicht an. Schadensersatz setzt allerdings mindestens Fahrlässigkeit voraus. Der nicht aktiv Handelnde und von der Verletzung in seinem Betrieb nichts wissende Geschäftsführer muß alsbald ein strafbewehrtes Unterlassungsversprechen für die Zukunft abgeben. Tut er das nicht, sondern stellt sich auf den Standpunkt, es liege keine Verletzung vor, so kann er wegen drohender Begehungsgefahr mit der vorbeugenden Unterlassungsklage belangt werden.

Wo das Gesetz für die Verletzung Kenntnis verlangt, zB Feilhalten eines Verfahrens in Kenntnis der Patentverletzung bei § 9 Nr.2 PatG oder Vertrieb von Mitteln in Kenntnis ihrer Bestimmung zur Patentverletzung in § 10 PatG, folgt die erforderliche Kenntnis entweder aus den Umständen oder sie wird durch Verwarnung oder Klageerhebung hergestellt. Auf Gutgläubigkeit kann sich gegenüber der in die Zukunft gerichteten Unterlassungsklage also auch der mittelbare Patentverletzer nicht berufen.

2. Verwarnungserfordernis

Abmahnung vor Erhebung einer Verletzungsklage ist üblich, für den Erfolg der Klage aber nicht erforderlich. Vorherige Verwarnung vermeidet nur Prozeßkostennachteile nach § 93 ZPO für den bei Patentverletzungen seltenen Fall, daß sich der Beklagte sofort mit einer strafbewehrten Unterlassungserklärung unterwirft.

Zusammenfassung

I. Die Verletzungshandlungen

1. Die Verletzungshandlungen sind in § 9 des deutschen PatG an Art. 25 des regionalen europäischen Gemeinschaftspatentübereinkommens (GPÜ) von 1975/1989 ausgerichtet. TRIPS hat die regionalen Vorarbeiten berücksichtigt. Erwartungsgemäß bestehen daher keine ins Gewicht fallenden Unterschiede zwischen Art. 28 TRIPS und dem deutschen Recht = Gemeinschaftspatentübereinkommen. Das zeigt der Vergleich der Gesetzestexte.

2. In § 10 des deutschen PatG, entsprechend Art. 26 GPÜ, kommt aber der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung hinzu. Bei der direkten Patentverletzung sind nach deutschem Recht wie in Art. 28 TRIPS Verletzungshandlungen Herstellen, Gebrauch, Anbieten, Verkauf und Import, darüber hinaus aber noch Besitz zu kommerziellen Zwecken.

Alle Tatbestände müssen im Inland begangen werden.

3. a) Herstellen ist beim Erzeugnisschutz nicht beschränkt auf das im Patent genannte Herstellungsverfahren oder die Verwendungszwecke, es sei denn, die Zwecke wären verborgene Strukturmerkmale.

Teilherstellung ist verbotenes Herstellen, wenn lediglich selbstverständliche und für die Erfindung nebensächliche Zutaten fehlen oder der letzte Akt der Zusammenfügung im Inland noch aussteht.

Bloße Vorbereitungshandlungen zum Herstellen sind hingegen frei.

Herstellenlassen steht dem Herstellen gleich, wenn derjenige, der herstellen läßt, die Tatherrschaft besitzt.

Reparatur gehört nicht mehr zur freien Benutzung, wenn die Reparatur die technische Lebensdauer verlängert und damit einem Neuherstellen gleichkommt. Umbau ist Verletzung, wenn in eine wiederum verletzende Ausführungsform umgebaut wird. Umbau wie Reparatur müssen geschützte Teile betreffen (nicht definitiv entschieden).

b) Der Gebrauch einer Sachgesamtheit, in der sich verletzende Teile befinden, ist dann verboten, wenn die verletzenden Teile von technischer Bedeutung für die Sachgesamtheit sind. Den Gebrauch zu verbieten, kann im Einzelfall unverhältnismäßig sein, so daß der Patentinhaber in solchen Fällen nur Anspruch auf Entschädigung hat (noch nicht entschieden).

Die Anwendung bei Verwendungspatenten beginnt schon mit der augenfälligen Herrichtung zur geschützten Verwendung, z.B. durch entsprechende Beipackzettel.

c) Inverkehrbringen nach deutschem Recht ist weiter als Verkaufen nach Art. 28 TRIPS. Es umfaßt jede Übergabe der Verfügungsgewalt auch durch Vermieten.

Es muß aber in den freien Verkehr gebracht werden. Konzerninterne Veräußerung verletzt nicht und erschöpft nicht.

Verletzendes inländisches Inverkehrbringen ist jeder Wechsel der Verfügungsgewalt im Inland, auch im Rahmen von Import- oder Exportgeschäften, gleichgültig, wo die dazu führenden Verträge geschlossen wurden. Bloße Durchfuhr ist kein inländisches Inverkehrbringen.

d) Anbieten ist jedes, auch einzelnes Angebot zum Erwerb der Verfügungsgewalt, auch wenn die angebotene Sache noch nicht existiert, sondern erst herzustellen ist.

Der Akt des Anbietens selbst muß die patentverletzenden Merkmale nicht sichtbar machen. Die feilgebotene Sache muß sie nur tatsächlich aufweisen.

Inländisches Anbieten nur für das Ausland ist erlaubt (streitig).

Bei Verfahrenspatenten muß zum Zweck der verbotenen Anwendung im Inland angeboten werden. Das Verfahren muß hinreichen konkret beschrieben und nicht nur entfernt angedeutet sein.

Anbieten für die Zeit nach Patentablauf ist Verletzung (streitig).

e) Besitz ist zusätzlicher Verletzungstatbestand nach deutschem Recht nur dann, wenn zum Zweck des Feilhaltens, Inverkehrbringens oder des gewerbsmäßigen Gebrauches, kurz: zu kommerziellen Zwecken besessen wird.

4. In Übereinstimmung mit Art. 28 b) TRIPS schützt § 9 Nr. 3 PatG, Art. 64 (2) EPÜ entsprechend, die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse.

Da Verfahrenserzeugnis muß nicht patentrechtlich neu sein. Es muß aber durch das Verfahren hergestellt, nicht nur bearbeitet sein.

Unmittelbares Erzeugnis ist es, wenn es durch das Herstellungsverfahren sein endgültiges Gepräge erhalten hat. Weiter chemische Umsetzungschritte schaden der Unmittelbarkeit, nicht so bloße Endbearbeitung oder Konfektionierung.

Ob Pflanzen noch unmittelbare Erzeugnisse genetischer Zellveränderungsverfahren sind, ist streitig ebenso wie die Frage, ob spätere Pflanzengenerationen noch unmittelbare Erzeugnisse des ursprünglichen Züchtungsverfahrens sind.

Der Erzeugnisschutz nach § 9 Nr. 3 PatG ist, anders als beim echten Erzeugnispatent, verfahrensgebunden.

4a) Im deutschen Recht ergänzt die mittelbare Patentverletzung nach § 10 PatG, entsprechend Art. 26 GPÜ, den Schutz, indem Anbieten oder Inverkehrbringen patentverletzender Mittel verboten wird, auch wenn die Erwerber zum privaten Gebrauch erwerben. Dieses Verbot kann bei ambivalenten Mitteln, die auch patentfrei eingesetzt werden können, zu weit gehend sein. Die frühere Rechtsprechung begnügte sich fallweise und flexibel mit der Auferlegung von Warnhinweisen. Neuere Rechtsprechung zu dem Problem unter § 10 PatG existiert noch nicht.

5. Einschränkungen des Patentschutzes sind in § 11 PatG entsprechend Art. 27 GPÜ präzisiert.

a) Der private Gebrauch zu privaten Zwecken ist frei. Dabei ist es ein ungelöstes Problem, ob die in ein etwa erteiltes Verfahrenspatent eingreifende Heilbehandlung auch frei, oder ob sie verletzend ist.

b) Handlungen zu Versuchszwecken sind frei einschließlich klinischer Versuch, die auch Zulassungszwecken dienen dürfen. Die neue Rechtsprechung, die dies erlaubt, wird aber überschätzt, weil die klinischen Versuch vorbeugende Unterlassungsklage gegen den anschließend drohenden kommerziellen Vertrieb rechtfertigen.

c) Einzelzubereitung ärztlich verordneter Medikamente in Apotheken ist frei.

d) Das Patentrecht wird weiterhin durch die Erschöpfung eingeschränkt. Nach dem Spezialitätsgrundsatz gilt das nur hinsichtlich der individuellen, berechtigt in den Inlands- oder EG-Verkehr gebrachten Sache. Es erschöpfen nur die Benutzungs- und Verkehrsrechte, nicht aber das Herstellungsrecht, also insbesondere nicht die Neuherstellung durch Reparatur oder Umbau.

e) Eine weitere Einschränkung bildet das innerbetriebliche Vorbenutzungsrecht (§ 12 PatG). Es wird durch Benutzung oder durch Benutzungsveranstaltungen in redlicher Kenntnis des Erfindungsgedankens vor dem Prioritätstag erworben. Das Vorbenutzungsrecht ist betriebsgebunden.

f) Die Wirkung eines jüngeren Patents sind gegenüber einem älteren Gebrauchsmuster dadurch eingeschränkt, daß die ältere Gebrauchsmusterinhaber ein die Laufzeit überdauerndes positives Benutzungsrecht gegenüber dem jüngeren Patent hat.

II. Klagebefugnis

Klagebefugt sind Patentinhaber und der ausschließliche Lizenznehmer. Schadensersatzansprüche für Vergangenheit und Zukunft können abgetreten werden.

Zivilrechtlich kann die Lizenz formfrei erteilt werden. Nach deutschen Kartellrecht bedarf sie allerdings regelmäßig der Schriftform (§§ 20, 34 GWB). Die ausschließliche Lizenz kann in die Patentrolle eingetragen werden. Diese Eintragung ist aber kein Gültigkeitserfordernis.

III. Beklagter

Persönlich verklagt werden können auch aktiv handelnde Angestellte und wissentlich duldende Geschäftsführer.

1. Gutgläubigkeit schützt nicht vor Unterlassungsklage und Bereicherungsausgleich nach der Lizenzanalogie. Gutgläubige Unkenntnis von der Verletzung hilft dem Geschäftsführer im Prozess nur, wenn er sofort eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgibt.

2. Vorherige Verwarnung ist keine Klagevoraussetzung sondern bewahrt nur vor Kostennachteilen.

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