Sommaire
Dr. Matthias Brandi-Dohrn, Rechtsanwalt
I. Les actes de contrefaçon
1. Les actes de contrefaçon ont été définies dans l'article 9 de la loi allemande sur les brevets qui correspond à l'article 25 de la Convention regionale Européenne sur le Brevet Communautaire (CBC) de 1975/1989. Les auteurs du TRIPS ont eu égard à ces travaux régionaux. Donc, on ne pouvait pas s'attendre à des différences importantes entre le droit allemand (= Convention sur les Brevets Communautaires) et l'article 28 TRIPS. En effet, une comparaison des textes légaux le confirme.
| Art. 28 TRIPS Art. 9 PatG (1981) = Art. 25 CPC (1989) = Art. 29 CPC (1975) |
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| (1) Un brevet conférera à son titulaires les droits exclusifs suivants: | (1) Le brevet a l'effet, que seul son titulaire a le droit d'exploiter l'invention brevetée. Il est interdit à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet: |
| (a) dans les cas où l'objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir les actes ci-après: fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins ce produits; | 1. la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet; |
| b) dans les cas où l'objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir l'acte consistant à utiliser le procédé | 2. l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou lorsque les circonstances rendent evident que l'utilisation du procédé est interdit sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire de cette loi |
| et les actes ci-apres: utiliser, offirr à la vente, ou importer à ces fins au moins le produit obtenu directement par ce procédé. | 3. l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. |
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Art. 10 PatG (1981) = Art. 30 CBC (1975) = Art. 26 CBC (1989) (1) Le brevet confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sure le territoire de cette loi, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée des moyens de mise en oeuvre sur ce territoire de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre. (2) Les dispositions du paragraphe (1) ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, saufe si le tiers incite la personne à qui il livre a commettre des actes interdits par l'art. 9 deuxieme phrase. (3) Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention au sens du paragraphe 1, celles qui accomplissent les actes visés à l'art. 11 no. 1 à 3 |
2. Le droit allemand ajoute donc dans l'art. 10 de la loi sur les brevets, en conformité avec l'article 26 CBC, l'elément de la "contrefaçon indirect". Dans le droit allemand les elément de la contrefaçon directe correspondent à l'art. 28 TRIPS, qui sanctionne la fabrication, l'utilisation, l'offre, la vente et l'importation. Au dela du TRIPS la loi allemende sanctionne aussi la possession (détention) des produits à des fins commerciales.
Ces actes sont interdits seulement s'ils sont commis dans le pays.
3. a) La notion de fabrication d'un objet protégé ne se borne ni au procédé de fabrication ni aux fins d'utilisation indiquées dans le brevet, sauf si les indications d'utilisation indiquent en vérité des characteristiques structu-relles.
La fabrication d'une partie du produit breveté est assimilée à la fabrication de l'ensemble, s'il n'y manque que des accessoires insignificants ou bien ne que l'acte dernier d'assemblage dans le pays.
Actes préparatoires à la fabrication ne pas sanctionées.
Faire fabriquer est considéré identique à la fabrication, si l'instigateur domine et dirige la fabrication.
Réparation cesse d'être libre utilisation, si la réparation prolongue la vie technique de l'objet et aboutit donc en fabrication nouvelle. Modification constitue une contrefaçon si la forme modifiée tombe de nouveau sous le coup du brevet. Réparation et modification doivent porter sur des parts participant à la protection (pas de jurisprudence sur ce point).
b) L'utilisation d'une chose complexe, qui comprend des parts protégées, est considéré contrefaçon si les parts protégées déterminent le caractère technique de la chose complexe. Le cas échéant il peut s'avérer excessif d'interdire l'utilisation de la chose. Dans ce cas le propriétaire du brevet ne peut que reclamer une indemnification (aucune jurisprudence sur ce problème).
Est considéré comme application d'un brevet d'utilisation déjà le confection-nement industrielle et visible pour l'usage protégée, par exemple des fiches d'utilisation.
c) Mise dans le commerce est, dans la loi allemande, plus ample que la notion de la vente dans l'art. 28 TRIPS. Mise dans le commerce signifie transferer à autrui le pouvoir de disposér de la chose, incluant, par exemple, le louage. Mais la chose doit être mise dans le commerce libre; ainsi, la vente à l'intérieure d'un groupement n'est pas considéré contrefaçon et n'entraine pas épuisement.
Est consiéré comme mise interdite dans le commerce chaque transfer du pouvoir de disposition dans le pays, même s'il intervient dans le cadre des actes d'importation ou d'exportation et sans égard où les contrats de vente ont été conclus. Passage seul à travers le territoire n'est pas considéré une mise dans le commerce du pays.
d) La notion d`offrir comprend chaque offre, aussi une offre individuelle, et sans importance si le produit offert existe déjà ou est encore à fabriquer.
L'offre ne doit pas mettre en évidence les caractéristiques contrefaisantes; il suffit que le produit offert constitue en effet une contrefaçon.
Ne sont pas interdites les offres dès le pays pour vente exclusivement à l'extérieur (disputé).
En cas d'un procédé protégé est interdit toute offre aux fins d'utilisation du procédé dans le pays. Divergent aux brevets de produit, un tel offre doit détailler le procédé suffisamment et ne doit pas se limiter à des indications vagues.
Il est interdit d'offrir pour le temps après l'expiration du brevet (disputé).
e) En plus, détention est aussi considerée une contrefaçon dans le droit allemand, mais seulement si la chose est détenue aux fins de l'offrir, de la mettre dans le commerce ou de l'utiliser à des fins professionelles, bref: si le produit est posédé à des fins commerciales.
4. Art. 9 No 3 Loi des Brevets protège, en conformité avec l'article 28 b TRIPS aussi bienque l`article 64 (2) CEB, les produits qui sont des resultats directs du procédé protegé.
Il n'est pas requis que le produit du procédé soit nouveau. Il doit, cependant, être obtenu et ne pas seulement traité par le procédé.
Le produit est considéré un produit direct s'il a obtenu ses caractéristiques définitifs par le procédé de production. Le produit n'est plus directement obtenu s'il subit encore des transformations chimiques. Le seul confectionnement ou traitement final ne changent pas son caractère de produit direct.
Il est une question disputée, si l'on peut considerer les plantes encore comme des produits directs d'un procédé génétique modifiant les celulles; de même si les générations ultérieures des plantes sont encore des produits directs du procédé original de cultivation.
La protection du produit selon l'art. 9 No 3 Loi des Brevets est, autre que la protection conférée par un brevet de produit, liée au procédé.
4 a) En droit allemand la contrefaçon indirecte selon l'art. 10 Loi des Brevets complète la protection, en conformité avec l'article 26 CBC, en interdisant l'offre ou la mise dans le commerce des moyens déstinés ou aptes à la contrefaçon même si le destinataire les acquiert à l'emploi non-professionnel. Cette interdiction peut s'avérer exessive dans les cas où les moyens sont ambivalents, cést à dire, aptes à la contrefaçon ainsi qu'à l'emploi libre. La jurisprudence antérieure se contentait à imposer, le cas échéant et flexiblement, un devoir de donner un cautionnement. Jurisprudence actuelle concernant ce problème n'existe pas encore sous l'art. 10 Loi des Brevets 1981.
5. Les limitations de la protection du brevet sont précisées dans l'art. 11 Loi des Brevets conformément à l'article 27 CBC.
a) L'emploi privé à des fins privées est libre. Dans ce contexte il se pose le problème, si un traitement médical est aussi libre ou doit être consideré une contrefaçon s'il tombe sous l'étendu de la protection d'un procédé breveté.
b) Sont libres aussi tous les actes accomplis à titre expérimental, ci-inclus les expériences cliniques bien que celles-ci servent aussi à une admission commerciale. La nouvelle jurisprudence admettant les expériences cliniques semble être attribuée trop d'importance puisque des expériences cliniques justifient une action préventive de cesser la vente commerciale qu'on doit attendre d'y suivre.
c) Sont libres aussi les préparations de médicaments faites extemporanement dans les pharmacies à l'ordonance médicale.
d) En outre l' effet du brevet est limité par le principe d'épuisement. Selon son principe de spécialité les effets du brevet sont épuisés seulement pour la chose individuelle qui a été légalement mise dans le commerce dans le territoire allemand ou dans la CE. Sont épuisables seuls les droits d'utilisation ou de commercialisation, non pas le droit de fabrication et donc surtout pas le droit de fabrication de nouveau par réparation ou par modification.
e) Une autre limitation est conférée par le droit fondé sur une utilisation privée antérieur (art. 12 Loi des Brevets). On acquiert ce droit par utilisation ou bien par commencement d'utilisation avant la date de priorité en tant qu'on soit de bonne foi respectif à l'aquisition de l'invention. Le droit fondé sur utilisation antérieure est lié aux fonds de commerce.
f) Les effets d'un brevet postérieur sont limités vis-à-vis d'un modèle d'utilité antérieur, le modèle d'utilité antérieur donnant un droit de libre emploi vis-à-vis du brevet postérieur excédant même la durée du modèle d'utilité.
II. Droit d'agir en contrefaçon
Ont le droit d'agir: le propriétaire du brevet et son licencié exclusif. Le propriétaire peut également céder le droit aux dommages et intérêts pour le passé et pour l'avenir. Le droit civil général ne prévoit aucune forme pour la licence. La loi allemande contre les cartels requiert cependant pour la plupart des cas l'écriture (articles 20, 34 de la Loi Contre les Cartels). La licence exclusive est registrable dans le registre des brevets. Une telle registration n'est pas, cependant, une précondition de validité.
III. Les defendeurs
Le propriétaire du brevet peut assigner et les employées agissants et les gérants tolérants sciemment la contrefacon.
1. Bonne foi ne est pas une defense valable dans une action en contrefacon ou dans une action en paiement de l'enrichement obtenu par la contrefacon en forme de licence raisonable. Ignorance de la contrefacon ne sert au gérant que s'il promet tout de suite de faire cesser la contrefacon sous peine de payer une amende.
2. Une mise en demeure n'est pas necessaire pour la recevabilité d'une action en contrefacon. La mise en demeure peut, cependant, en cas de soumission immédiate eviter d'être chargée des coûtes et frais de justice.